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米国通商関連知的財産権情報（執筆：米国特許弁護士 服部健一氏）
米国特許法関連改正動向、米国特許重要判例の解説
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2021年8月号 （551KB） |
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| ●退職した研究者が退職直後に行った発明を、発明譲渡雇用契約により元の会社に帰属させるためには、研究者が在職中に発明を着想していたことを立証しなければならない 1．概略 2．背景 3．ITC訴訟 4．CAFC控訴 5．考察 |
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2021年7月号（差替え版：アップルのIPR戦略を追記）（832KB） |
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| ●1つの米国特許の有効性を争うために当事者系レヴュー(IPR)を6件も請求する米国・韓国企業、日本企業は多くて3件の 請求 1．はじめに 2．高額の損害賠償（表1） 3．IPR総件数と請求戦略（表2） 4．多数IPR戦略（表3、4） 5．アップルのIPR戦略 a. UUSI社の183特許に対するアップルの6つのIPRの詳細と結果（表5） b. Uniloc社の622特許に対するアップルの6つのIPRの詳細と結果（表6） 6．IPR費用 7．結論 |
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米国特許法101条の特許適格主題に関する情報
 米国特許商標庁の101条特許適格主題判断の最近の動向（Recent Trend of USPTO’s Decisions on §101 Subject Matter Eligibility）米国特許法101条の特許適格主題に関する情報 （2019年6月号）米国特許庁101条の特許適格主題と112条の記載要件に関する2019年ガイダンスのドラフトを1月7日に発表 （2019年1月号）米国特許庁Iancu長官、101条の特許適格主題(特許事由)に関する新しいガイダンスの骨子について述べる （2018年12月号）全米法曹協会(ABA)も101条の改正案を発表 （2017年4月号）米国では何故101条の特許主題(特許事由)が問題となるのか （2016年11月号）米国特許庁、101条の特許主題の決定のためのガイドライン発表 （2014年5月号） |
米国通商関連知的財産権情報 Back Number
| 2021年度 |
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| ・7月号 | ・1つの米国特許の有効性を争うために当事者系レヴュー(IPR)を6件も請求する米国・韓国企業、日本企業は多くて3件の請求 ・クレーム解釈においてクレームの限定が明確である場合は 明細書の記載を導入して解釈することはない。また、ライセンス契約や証人の証言・証拠を自明性を克服するための二次的考慮事項の証拠として使用する場合特許の有用性との「関連性（Nexus）」を示さなければならない ・CAFC判決 先行技術に実施不可能の記載がある場合、その記載のみに基づいてクレーム発明が自明であるとはいえないが、その記載が他の実施可能な先行技術を改善する動機付けとなりクレーム発明が自明であるとすることは可能である |
| ・5月号 | ・WTO（世界貿易機関） 開発途上国がコロナワクチンの生産開発を自由にできるようにするため、大手製薬会社のワクチン関係の知的財産権（特許権等）を一時的に留保させ、技術を供与させる臨時案を検討中。国際薬品研究製造協会が留保を必要としない5段階ステップ案を発表 ・米国特許訴訟における最近の高額の損害賠償とその理由 |
| ・4月号 | ・クレーム中のある構成要件が、最終製品の中の構成要件ではその特徴が失われる場合でも、その特徴のある構成要件として解釈できる記載がクレームの文言または明細書にある場合は、最終製品の中でもその特徴のある構成要件として解釈する ・第2～第4世代の移動通信を開発するために技術標準規格が設定され、同規格をカバーする技術標準必須特許（米国外特許）の特許権者及びこれらの必須特許を管理するパテント・プール機関は、同特許を公正、合理的かつ非差別的な（FRAND）条件で実施許諾しているが、自動車部品メーカーは高額過ぎて適正なFRANDではないと主張して米国連邦及び州裁判所に訴訟を提起 |
| 2020年度 |
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| ・3月号 | ・当事者系レヴューの敗者が特許有効の審決をCAFCに控訴するためには控訴者に何らかの侵害/被害が生じて連邦裁判所での原告適格性がなければならないが、有効特許によって侵害/被害が生じる可能性があるというだけでは不十分で、原告適格性はなく控訴は出来ないとCAFC判決（GE訴訟I） ・当事者系レヴューの敗者が特許有効の審決をCAFCに控訴するためには控訴者に何らかの被害が生じて連邦裁判所での原告適格性がなければならないが、特許侵害の実質的なリスクのある活動等の具体的ビジネスプランがあれば原告適格性があり控訴出来るとCAFC判決（GE訴訟II） |
| ・1月号 | ・米国の特許法及び商標法において、訴訟が不当な理由で提起され、悪質で「例外的」であると認定された場合、裁判所は勝訴当事者に弁護士費用を認めても良いと規定しているが、地裁が事件を「例外的」と認定するためには、その根拠を明確に示さなければならないとするCAFC判決 ・第三者の特許を買収して訴訟する特許不実施者(NPE)の訴訟行為が例外的に悪質な場合、たとえ公判直前に一方的に訴訟を取下げ、無料ライセンス供与と二度と提訴しないという書面を提出しても弁護士費用を支払わなければならないとCAFC判決 |
| ・11月号 | ・大統領選とコロナと医薬特許問題 ・CAFC判決 先行技術にクレームの限定そのものが明記されていなくとも、先行技術の開示内容に常識（コモンセンス）を働かせれば、自明となる場合がある |
| ・9月号 | ・米国特許商標庁、PCT国内移行出願にRCE請求をした場合その前に宣誓書を提出していなければたとえ審査が既に終了して特許許可されていても遡って放棄したとみなすことを特許審査便覧に明確化そのような出願・特許に対して放棄通知を出し始める ・商業上の成功等の二次的考察事項によって自明性を否定するためには特許製品とクレーム範囲が整合して商業上の成功がクレームの重要な限定によって得られたことを確実に示さなければならない |
| ・7月号 | ・米国特許商標庁、審判審理を6カ月で終了させる請願を許可するファストトラック審判パイロットプログラムの開始を発表 ・米国特許商標庁、現行米国特許法では、AIを発明者として記載して出願することはできないと決定 欧州特許庁も同じ決定を下す ・明細書に開示してクレームしなかった主題は放棄となる原則は、開示した主題がクレーム発明の実施例として記載されておらず、クレーム発明の代替として開示されていても適用されるとCAFC判決 ・米国特許商標庁、CARES法に関して6月29日発表：特許関連の再更新、6月15日発表：コロナ関連商標出願の早期審査 CARES法改正の今までの総括 |
| ・6月号 | ・米国特許商標庁、コロナウイルスの影響により、手続きが遅延した場合の期限を更に延長 ・特許権者の特許侵害主張は正当な権利であり、また言論の自由でもあるので、その主張に悪意や虚偽の証拠がない限り裁判官は差止めることは出来ないとCAFC判決 ・米国における特許・知的財産権の重要性、GAFAの新特許戦略、日本の特許戦略の今後のあり方 ・米国特許商標庁、CARES法6月のアップデート、外国出願及び仮出願の優先日及び請願費の救済 |
| ・5月号 | ・特許適格性がないという公判前の略式判決が却下された後、被告はその後の陪審員公判では特許適格性については一切問題提起せず、控訴権を確保せず、判決も特許適格性については何も述べていなかったにも拘らず、CAFCは控訴で特許適格性の問題を裁量で受領し、特許無効と判決（Ericsson判決） ・CAFC、母体血漿と血清から特定のDNAを選出する方法は 診断方法でも治療方法でもなく、特定目的のDNAを選出する準備クレームであるが、それでも101条の特許適格性があるとして地裁判決を破棄、新しい概念の特許適格性となるか（Illumina判決） ・米国特許商標庁（USPTO）、COVID-19治療関係の小規模・マイクロ団体の特許出願を優先料金なしで優先審査させるパイロットプログラムを発表 ・米国特許商標庁、コロナウイルス問題に基づく期限延長の救済措置を更新―2020年6月1日まで期限を延長し提出すべきフォームを発表 ・米国特許商標庁、商標手続きにおいてコロナウイルス問題で応答が遅れる場合は2020年6月1日まで期限を延長する暫定措置を発表(特許手続きにおける期間延長とほぼ同一) |
| ・4月号 | コロナウィルス援助、救済そして経済安全法（CARES法）に基づく特許関係期間適用外についての米国特許商標庁の通知 |
| 2019年度 |
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| ・3月号 | ・番外編：コロナウイルス問題 ・当事者レヴューにおいて、審判部そして両当事者は最初から合意があるクレーム解釈で進めたが、約9ヶ月後の口頭ヒアリングになって初めて特許権者が異なるクレーム解釈を提案した場合、それが合意したクレーム解釈と整合しない場合は放棄したとみなされる、とCAFC判決 |
| ・2月号 | ・特許が先行技術から自明であるか否かを判断する時に、競争企業が特許権者の公開前の特許出願中のまだ秘密であった技術をライセンス交渉で入手して勝手に用いたという事実は、自明性の判断に考慮すべき証拠になるとCAFC判決 |
| ・1月号 | ・第三者の特許を買収した特許不実施主体(NPE)の訴訟行為がアンリーズナブルな場合は、たとえ同主体が公判直前に一方的な訴訟取下げ書面、無料ライセンス書面、そして二度と提訴しないという書面を提出しても弁護士費用を支払わなければならないとCAFC判決 |
| ・11月号 | ・CAFC、米国特許庁の当事者系レヴュー（IPR）等を担当するAPJ(行政特許判事/審判官)に係わる規定は、通常の解釈では憲法違反になるものの、特殊解釈（分断解釈）を適用すれば憲法違反にならない、 しかし本件でIPR審決を下した当時のAPJは違憲状態だったので審決を破棄し、憲法違反のないAPJのパネルで新たに審議させると差し戻し判決 |
| ・10月号 | ・米国特許訴訟における損害賠償理論と判例－3倍賠償と弁護士費用の動向 |
| ・8月号 | ・米国議会、当事者系レヴュー/登録後レヴュー制度を抜本的に改正し、特許権を強化し、且つ、連邦政府と州政府がパテント・トロール対策を出来るようにする特許強化法案S.2082/H.R.3666を再提出 |
| ・7月号 | ・101条の特許適格主題に関するIPO/AIPLAの共同改正案(2018年5月)より更に広い改正案が薬品/バイオ産業の要求で発表される。情報産業は広すぎる改正案に反発しているので中庸案になるか。米国特許庁、5つの参考審決例を発表 ・最高裁、米国政府機関はAIAレヴューを請求できる「者(person)」には 含まれないので、たとえ特許権者から訴追されてもAIAレヴューを請願することは出来ず、AIAレヴューを受理して特許を無効にした審決とそれを支持した、CAFC判決を破棄 |
| ・6月号 | ・特許の譲渡書に、譲受者が特許を自由に用いることが出来ない条件が記載されている場合は、譲受者は単独で訴訟を提起出来ない、とCAFC判決 ・米国特許法101条の特許適格主題に関する情報 |
| 2018年度 |
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| ・3月号 | ・アップル、テキサス州東部地区のFrisco市とPlano市にあるアップルストアを閉鎖し、北部地区のダラス市にあるアップルストアに併合させると発表。特許権者に有利といわれる東部地区での特許訴訟を避けるためか？ |
| ・2月号 | ・米国特許庁、101条の特許適格主題(特許事由)に関する2019年ガイダンスそして具体的審査例を発表。新ガイダンスは2019年1月7日から全ての特許出願と特許に適用される。60日間のコメント受領期間があるので訂正される可能性あり ・AIA102(条(a)(1)の出願日前の販売(on sale) は、たとえ販売内容が秘密であっても旧法102条(b)の「オンセール」と同じで、特許を無効にすると最高裁判決 |
| ・1月号 | ・出願日の1年を越える前の出願人自身の販売は、たとえ販売内容が秘密であってもAIA102条(a)(1)と(b)(1)の「オンセール」による開示になり特許を無効にすると最高裁判決 ・米国特許庁101条の特許適格主題と112条の記載要件に関する2019年ガイダンスのドラフトを1月7日に発表 |
| ・12月号 | ・米国特許庁Iancu長官、101条の特許適格主題(特許事由)に関する新しいガイダンスの骨子について述べる ・PCT出願が国際公開されていれば、米国へ国内移行しなくても米国で先願権が生じる |
| ・11月号 | ・米国特許商標庁のレヴュー制度におけるクレーム解釈はこれまでの審査で使用される｢最も広いリーズナブルな解釈｣から訴訟で用いられる「当業者による通常で慣習的意味の解釈」にする新ルールが適用される |
| ・10月号 | ・米国特許商標庁、レヴュー制度におけるクレーム解釈を、これまでの審査で使用される｢最も広いリーズナブルな解釈｣から、訴訟で用いられる「当事者による通常で慣習的意味の解釈」にする 新ルールを発表 |
| ・9月号 | ・トランプ政権が提案している米国特許制度を先発明主義に戻し、米国特許を強化する 5つの法案 |
| ・8月号 | ・トランプ政権が発表している米国特許制度を先発明主義に戻し、米国特許を強化する等の 6つの法案 ・US Inventor Act(USIA)、正式法案にしないと決定 |
| ・6月号 | ・アップル対サムスン訴訟、差戻し地裁で陪審員の596億円の評決。サムスンの評決破棄モーション提出の後に両社は和解で最終終結 ・米国最高裁、特許製品のみに利用する部品を海外に輸出することによって成立する特許法第271条(f)(2)の特許侵害においては、海外における逸失利益も請求できると判決 ・米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決 ・陪審員、サムスンのアップルデザイン特許侵害による損害賠償額は約590億円、特許侵害は 5.9億円と評決し、アップル勝訴。7年に亘るアップル/サムスン訴訟も終焉間近か ・米国最高裁、AIA特許制度の当事者系レヴューは違憲にならないと判決。但し、憲法の一部の 争点のみに基づく判決 |
| ・5月号 | ・米国特許商標庁、最高裁SAS判決後の当事者系レヴューの運用ガイドラインを発表 審判部、Webinarで今後の運用を述べる ・米国特許商標庁、当事者系レヴュー等での特許のクレーム解釈を、現行の「最も広いリーズナブルな解釈」からPhillip’s判決の「当業者が理解する解釈」へ変える新ルール案を発表 ・陪審員、サムスンのアップルデザイン特許侵害による損害賠償額は約590億円、特許侵害は5.9億円と評決し、アップル勝訴、7年に亘るアップル/サムスン訴訟も終焉間近か（速報版） |
| ・4月号 | ・米国最高裁、AIA特許制度の当事者系レヴューは憲法違反にならないと判決（速報版） ・米国最高裁、当事者系レヴューにおいて特許審判部がレヴューすべきクレームを限定することは違法であり、レヴューを開始すると決定した場合は、係争提起されたクレームは全てレヴューするべきであると判決 |
| 2017年度 |
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| ・3月号 | ・In re Nordt Development CAFC判決 ・Arthrex v. Smith & Nephew CAFC判決 ・米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決 ―外国企業は従来通りどの裁判地でも提訴可能の地裁判決― |
| ・1月号 | ・Wi-Fi One 判決 ・3G Licensing 判決 |
| ・12月号 | ・特許クレームを分担して実施しても、指示者のコントロールが強い場合には、指示者が直接侵害者になるというAkamai V判決(2015)がある。 ・CAFC、オンバンクで特許工程を分担する場合の指示者の直接侵害の要件を大幅に緩和、 他者がクレームステップを実施する態様や方法を指示者がコントロールしていた場合は、指示者は直接侵害者になる。 |
| ・11月号 | ・クレームの前文(preamble)中の限定は必ずしもクレーム範囲を限定しない |
| ・10月号 | ・CAFCオンバンクで、裁判地が適正のためには、そこに被告のビジネスの場所が物理的にあることが必要であり、それを考慮していない。 テキサス東部地裁裁判官の4つの条件は誤りであると判決。 テキサス東部地区からの移管は決定的となり、 同地区でのトロール訴訟は間違いなく減少しよう。 ・CAFCオンバンク、当事者系レヴューにおいて特許権者がクレーム補正を提案する時、特許権者が補正クレームは特許性があることを立証しなければならないという現行ルールを否定、レヴュー請求者が補正クレームは特許性がないことを立証しなければならなくなるので、当事者系レヴューは大幅に改善される見込み |
| ・8月号 | ・小規模企業・個人発明家、米国特許庁審判部(PTAB)を痛烈に非難、議会、当事者系レヴュー/登録後レヴュー制度を抜本的に改正し、特許権を強化し、且つ、連邦政府と州政府のパテントトロール対策を盛り込んだ上院S.1390を発表 ・トランプ大統領、新米国特許商標庁長官に、Irell & Manella法律事務所のマネージングパートナーのアンドレイ・イアンク弁護士を指名－上院了承するか |
| ・7月号 | ・最高裁、特許製品を米国販売した場合は当然として、外国で販売した場合でも、たとえ条件付き販売で条件が満たされていない場合であっても、その特許製品に対する米国特許権は消尽し、 第三者は再生特許製品を自由に販売できると判決（Impression Products v. Lexmark） ・米国議会の上院、特許そして特許訴訟を強化する「強い特許法案」を発表当事者系／登録後レヴューの立証基準や、問接侵害を強化させる案 |
| ・6月号 | ・最高裁、特許訴訟は被告の登録州か、通常ビジネス地の裁判所のみにしか提訴できないと判決、テキサス州やバージニア州東部地区への提訴はまず不可となり、パテントトロール訴訟は大打撃を受けよう ・TC Heartland最高裁判決 ・Water Splash 最高裁判決 |
| ・4月号 | ・Life Technologies最高裁判決 ・SCA最高裁判決 ・全米法曹協会(ABA)も101条の改正案を発表 |
| 2016年度 |
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| ・3月号 | ・特許適格主題（特許事由）を規定する米国特許法101条の改正案発表される最高裁のMayo,Alice,Bilski等の判決を破棄し、 101条本来の広い範囲に戻す画期的改正案歴史的法改正はあり得るか |
| ・1月号 | ・トランプ新大統領の下での米国特許制度の行方 ・新米国特許庁長官の行方 ・Cox Communication v. Sprint Communication判決 ・トランプ新大統領の下での米国特許制度の行方＜続報：2017年1月30日版＞ |
| ・12月号 | ・最高裁、デザイン特許の追加的損害賠償の289条の｢総利益｣は 製品(product)の総利益とは限らずデザイン特許が係わる部品の総利益で あることもあるとしてアップルの410億円の損害賠償判決を破棄 |
| ・11月号 | ・米国では何故101条の特許主題(特許事由)が問題となるのか ・Transweb判決 ・In re Queen’s判決 |
| ・10月号 | ・CAFC、オンバンクでアップルの120億円判決を逆転勝訴にする ・CAFCオンバンク、地裁のアップル勝訴120億円判決を破棄したパネル判決を逆転させ、アップル 勝訴判決を再生させる サムスンの故意侵害により3倍になる可能性あり この訴訟はアップルの圧勝で終結するか |
| ・9月号 |
・最高裁、Halo/Stryker判決で3倍賠償を認め易くする判決を下す。その差戻しでCAFCは地裁に増額を検討させる判決。プロ特許業界にはよいが、パテント・トロールも強化されよう 最高裁Halo/Stryker判決、CAFCのHalo差戻判決 ・最高裁、3倍賠償を認め易くするHalo/Stryker判決を下し その判決は他の事件に様々な影響を与えている 最高裁Halo/Stryker判決、CAFCのHalo差戻判決、CAFCのStryker差戻判決、他の判決への影響 ・米国憲法、裁判制度、知的財産、米国社会等に関する解説（Q&A） |
| ・7月号 | ・最高裁、当事者レビュー申立ての開始の決定は、決定時も、後のレビュー中やCAFC控訴でも争う事はできず、また、クレームを最も広くリーズナブルに解釈する基準は正しい、と判決 ・当事者系レビュー、登録後レビュー、再審査の基準や運用を大幅に変える強い特許法上院案(Strong Patent Act) S.632の内容 |
| ・6月号 | ・経済エスピナージ法の全英文原文とその対訳（2016年改訂） ・トレードシークレットの不正流用事件例 |
日本機械輸出組合【通商・投資グループ】