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2001年11月19日の関税当局の決定についての解説

米国商標権者が外国の商標を有する場合は、
グレー・マーケット保護を受けることができないと
関税当局が決定




1.概要

 グレー・マーケット保護とは、米国で登録された純正な商標またはそれと同等の商標を付された製品が、米国商標権者の許可なしに米国内に輸入されることを防止するものである。ところが、外国の商標を付した富士ゼロックス社は、米国の商標権者とは、親会社でも子会社でもなく、共通の支配のもとにあるわけでもないと認めながら、米国商標権者であるゼロックス社が外国の商標を有する場合は、グレー・マーケット保護を受けることはできないと関税当局が決定を下した。


2.事件の経緯

 ゼロックス社は「XeroxR」という米国登録商標第576,118号、第1,662,340号及び第1,000,990号を所有し、税関にも記録していた。この登録商標を付した輸入製品は、ゼロックス社と日本の富士ゼロックス社のライセンスに基づいて製造されたものであった。富士ゼロックス社は、ゼロックス社と富士写真フィルム社とのジョイント・ベンチャーであり、当初その議決権を有する株の50%はゼロックスLtd社(欧州にあるゼロックス社の100%子会社)が所有し、残りの50%は富士フィルム社が持っていた。

 その後、持ち株比率が変わり、ゼロックスLtd社は25%で、富士フィルム社が75%となり、12人の取締役の内9人を富士フィルム社が決め、ゼロックスLtdは3人決めることになった。会社の規約では、議決に過半数を要した。

 これらの事実からゼロックス社は、富士ゼロックス社の行動に関してコントロールする力を持っておらず、富士ゼロックス社の製品に関して、登録商標はグレー・マーケットの保護を受けることができると主張した。ゼロックス社は富士ゼロックス社が米国に販売するライセンスは与えていなかった。
(富士ゼロックス社の製品がどのようにして米国内に輸入されることになったかについては決定では明らかにしていない。)


3.デシジョン

 グレー・マーケットの保護は、関税法(19 USC)第1526条(a)の規定に基づく。
 1999年に改訂された関税規則は、グレー・マーケットを「規制されるグレー・マーケット商品とは、米国で登録された純正な商標またはそれと実質的に同じ商標を付された、外国製の製品で、米国商標権者の許可なしに米国内に輸入されたもの」と規定している。そしてさらに、グレー・マーケット商品は、「(1)独立したライセンシ(実施権者)、(2)親会社、子会社または共通の所有もしくは支配の下にない外国の商標権者の商標を付されたものを含む」としている。

 関税局のこの規定の解釈によると、米国商標権者が外国での商標権者でもある場合、または、商標権者の親会社または子会社など共通の所有または支配の下にある場合、その商標はグレー・マーケット保護を受けることができない。

 本件においては、外国の商標を付した富士ゼロックス社は、米国の商標権者とは、親会社でも子会社でもなく、共通の支配のもとにあるわけでもないが、本件のように米国商標権者が外国の商標を有する場合は、グレー・マーケット保護を受けることはできない。


4.解説

 関税法第1526条は1930年に設けられ、1936年に外国の商標権者が米国の商標権者と同じ場合を保護の対象外とし、さらに1953年には、外国の商標権者が米国の商標権者と関連会社の場合を保護の対象外とした。この「関連会社」の例外は1959年に削除され、1968年には再度導入された。関税規則はこの「関連会社」の例外を、「外国商標権者が、親会社、子会社または共通の所有もしくは支配の下にある」場合と規定した。この規定は1988年のK Mart v. Cartier事件の最高裁判決で支持された。一方、関税規則の「ライセンス使用の例外」は関税法1526条と矛盾するとされ、この規定は削除された。

 決定は「共通の支配」に関する規定の歴史を述べた後、「共通の支配」に基づいてではなく、どのような法に基づくのかを明らかにしないまま、唐突に「本件のように米国商標権者が外国の商標を有する場合は、グレー・マーケット保護を受けることはできない」と結論づけている。決定が何のために「共通の支配」に関する規定の歴史を縷々述べ、その歴史と本決定がどのような関係があるのかも、決定は何ら明らかにしていない。

 もし「米国商標権者が外国の商標を有する場合は、グレー・マーケット保護を受けることはできない」のであれば、グレーマーケット保護を受けるためには、外国での商標権を取得してはいけないことになってしまい、疑問の多い決定である。

(木梨 貞男)
(スコット・アルブリン)

Gray market protection; XeroxR 【HQ 469076 November 19, 2001】 (ルーリング本文)


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